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提交短期专利申请的规定

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1.就短期专利申请获取提交日期的规定为何?

如你的短期专利申请载有以下三项要素,处长会就你的短期专利申请设定提交日期:

  1. 现正寻求一项短期专利的表示;
  2. 识别申请人身分的资料,例如申请人的姓名/名称及地址;及
  3. (i)看似是一项发明的说明的内容;或
    (ii) 于表格第 P6 号07部份填写对申请人或其所有权前持有人较早前提出的指明申请的提述,以表明对属该项短期专利申请标的之发明的说明及有关绘图(如有的话)已完整地载于该项较早前提出的指明申请内。
2.更正在设定提交日期方面的不足之处的时限为何?

香港短期专利申请人更正其申请的设定提交日期方面的不足之处(如有)为处长发出的通知的日期后的2个月内,而该期限不可延展。

3.短期专利申请在形式上的规定为何?

在设定短期专利申请提交日期之后,处长必须审查该申请,以确定该申请是否符合专利法例下形式上的规定,可予发表。

处长进行形式上的规定的审查时,会检查短期专利申请是否:

  1. 以申请人所选择的法律程序所采用的语文的指明表格(表格第 P6 号)提交,并由申请人签署(表格第 P6 号第16部分);
  2. 载有英文及中文的撮录;
  3. 载有以有关法律程序所采用的语文拟备的说明书,包括有关发明的名称、该项发明的说明、最少一项权利要求,以及上述说明中提述的任何绘图;
  4. 载有支持申请的所需文件的列表,并标明每份个别文件的张数(表格第 P6 号第13部分);
  5. 提供申请人的姓名或名称及地址,以及发明人的姓名(表格第 P6 号第02及第10部分);
  6. 指明一个供送达文件的香港地址(表格第 P6 号第14部分);
  7. 载有超逾两项独立的权利要求(表格第 P6 号第04部分)
  8. (如申请人并非发明人)提供每名发明人的最后为人所知的地址及发明权的陈述(表格第 P6A 号);
  9. (如声称具有优先权)载有优先权陈述书(表格第 P6 号第09部分)及优先权文件;
  10. (如作出对较早前提出的专利申请的提述)载有该较早前提出的申请的副本及收到该申请的专利主管当局发出的证明书的副本;
  11. (如作出不具损害性的披露的声称)载有该声称的陈述及支持证据(以法定声明的形式)(表格第 P6 号第11部分);
  12. (如有关发明需要使用某一微生物以实行该发明)载有向公众提供该微生物的样本的情况的资料(表格第 P6 号第05部分);
  13. (如发明涉及核苷酸及胺基酸序列)载有一份序列列表,作为说明书内的说明的一部分;
  14. (如提交文件非全部采用法律程序所采用的语文(英文或中文))载有该文件翻译成有关法律程序所采用的语文的译本;及
  15. 载有关于该项发明的查检报告。
4.如我在提交短期申请时,提供了较早前提出的指明专利申请的提述,我还需要提交什么文件?

如你在提交申请时,提供了申请人或其所有权前持有人较早前提出的指明专利申请的提述,你须在你的短期专利申请符合设定提交日期规定后的四个月内提交以下文件:

  1. 较早前提出的指明申请的副本;及
  2. 由收到该项较早前提出的指明申请的主管当局发出的证明书的副本。

此外,如较早前提出的指明申请及由收到该项较早前提出的指明申请的主管当局发出的证明书并非采用中文或英文,你还须:

  1. 在短期专利申请符合设定提交日期规定后的四个月内,提交该较早前提出的指明申请翻译成有关法律程序所采用的语文的译本或(如适用)由有关翻译人员作出的陈述,以证实并令处长信纳该说明书的译本属完整和准确,及
  2. 提交该证明书翻译成有关法律程序所采用的语文的译本。
5.我应如何为我的短期专利申请声称具有优先权?

声称具有某项基于过往香港专利申请的优先权

一项较早前提出的短期专利申请或原授标准专利申请也可以作为声称具有优先权的其后的短期专利申请(该短期专利申请在过往申请的提交日期后的12个月内提交)的优先权基础,只要:

  • 其后的短期专利申请与过往的申请的申请人相同;或
  • 短期专利申请的申请人是过往申请的申请人的所有权继承人。

在上述情况下,申请人毋需提交证明具优先权的文件(即过往的申请的副本及由收到过往的申请的主管当局发出的证明书的副本,而该证明书须述明过往的申请的提交日期)。但申请人仍需要在所声称的最早优先权日期后的16个月内(不能延展)提交优先权陈述书。(另请参阅以下问题

声称具有某项过往非香港申请的优先权

如任何短期专利申请(其在过往申请的提交日期后的12个月内提交)的申请人就一项香港以外地区在巴黎公约国或世界贸易组织成员提出或为该处提出的较早前申请(过往的非香港申请)寻求声称具有优先权,申请人需要在所声称的最早优先权日期后的16个月内(不能延展)提交以下所需文件(但有关优先权陈述书须已附同官方费用,并在公布有关短期专利的准备工作尚未完成之前提交):

  • 优先权陈述书
  • 过往的非香港申请的副本,及
  • 由收到过往的非香港申请的主管当局发出的证明书的副本,而该证明书须述明过往的非香港申请的提交日期

另请参阅以下问题

6.如我在提交短期专利申请时没有声称具有优先权,其后可否加上该项声称?如可,应如何加上优先权声称及时限为何?

如你的短期专利申请是在你的过往申请的提交日期后的12个月内提交,你仍可在所声称的最早优先权日期后的16个月内(不可延展),以表格第 OP5 号提交优先权陈述书及支持具优先权的文件,并缴付官方费用,以声称具有优先权,但前提是在提交优先权陈述书时,公布有关你的短期专利申请的准备工作须尚未完成。

7.如我打算提交声称具有优先权的短期专利申请,但我在12个月的优先权期间内没有提交该短期专利申请,我其后可否提交申请并声称具有优先权?如可,应如何提交及何时提交?

你可提交短期专利申请及恢复优先权利申请。

恢复优先权利的申请须使用 表格第 OP5 号并在以下两个期限中的较早者之前提出:

  1. 在你的过往申请的提交日期后的14个月内(不可延展)
  2. 你其后所提出的短期专利申请获批予后的专利发表的准备工作的完成日期。

恢复权利申请须附同下列各项:

  • 优先权陈述书,包括过往的申请的提交日期、申请编号,以及过往的申请是在哪个国家、地区或地方提出,或就哪个国家、地区或地方提出;
  • 相关证据,用以证明在原本的期限届满前,你并无及时提交声称具有优先权的短期专利申请的原因,以及令处长信纳你已采取在有关情况下所需的所有合理谨慎措施;及
  • 官方费用
8.如果我发现在提交短期专利申请并未妥为提交说明或绘图中的部分内容,是否仍可以提交那些欠交的说明或绘图?如果可以,采取行动的时限为何?补交那些欠交的材料会对我的申请有何影响?

你可以在设定的提交日期后的2个月内(可向处长提出申请延期2个月)提交短期专利申请的欠交说明或绘图。如处长认为你欠交任何材料,处长会通知你须提交所需的欠交材料。 在这种情况下,你可以在该通知发出之日起2个月内提交欠交的材料(可向处长提出申请延期2个月)。

但是,请注意,如果你提交欠交说明或绘图,将会导致短期专利申请的设定提交日期更改为欠交材料的提交日期,除非:

  • 你已就一项过往的申请声称你的短期专利申请具有优先权;
  • 欠交说明或欠交绘图已完整地载于该项过往的申请内;
  • 你已请求保留你的短期专利申请的设定提交日期;及
  • 你已在所声称的最早优先权日期后的16个月内提交该项过往申请的副本,并附同一项陈述,指出欠交说明或绘图在该项过往申请内的位置(如该等文件并非采用其中一种法定语文,亦须在某期间内提交该等文件的译本)
9.如果过往申请中载有欠交说明或绘图,但该等文件并非采用其中一种法定语文(英文或中文),那么我须何时提交译本?

有关时限与原授标准专利申请的时限相同。

短期专利获批予后的实质审查

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1.短期专利是否必须进行实质审查才获批予?

不是。处长对短期专利申请进行形式审查后会批予短期专利

话虽如此,短期专利的所有人或任何其他有合理理由或正当商业利益的人士,都可以请求处长对有关专利进行获批予后的实质审查以确定其有效性。

2.谁可请求处长对短期专利进行实质审查?如何提出请求?

以下人士可请求处长对短期专利进行实质审查:

  • 该项专利的所有人;或
  • 任何其他人,而该人须令处长信纳:

    1. 有合理怀疑有关发明不可取得专利权;或
    2. 因其正当商业利益为由,对短期专利进行实质审查是合理的。

对短期专利进行实质审查的请求须以表格第 OP4 号提出,并须缴付官方费用

3.一项短期专利的所有人何时须请求对该专利进行实质审查?

一项短期专利的所有人须在其就强制执行专利权而展开法院程序前,请求处长对该项专利进行实质审查。

4.如我寻求在法院展开法律程序以强制执行我的短期专利,而该项专利是在2019年12月19日前批予且未经实质审查,在展开该法律程序之前,我是否仍需请求处长对我的专利进行实质审查?

是的,向处长提交对短期专利进行实质审查的请求(即2019年12月19日前批予的该专利)是在该日期或之后展开强制执行法律程序的前提条件。

5.请求处长对短期专利进行实质审查的时限为何?

在短期专利获批予后,可随时请求处长对该项专利进行实质审查。然而,如有以下情况,处长将不会考虑该项对有关短期专利的请求:

  • 已有人提出请求,要求对该项专利进行实质审查,而该项审查仍未有结果;
  • 该项专利因先前提出的实质审查要求而获处长发出专利实质审查证明书;
  • 先前提出对专利的实质审查要求已导致该项专利被处长撤销;或
  • 法院已裁断该项专利为全部有效。
6.在对短期专利进行实质审查时,会以哪些规定作依归?如有关专利符合任何此等规定,处长会如何处理?

在对短期专利进行实质审查时,处长主要会审查该项专利并考虑任何所请求的修订,以决定该项专利连同(如有关修订获容许的话)该修订,是否符合以下所有规定:

  • 相关发明是新颖的、包含创造性,以及能作工业应用;
  • 相关发明属豁除于可享专利范围外的标的事项;
  • 该项专利的说明书以充分地清楚和完整、足以使擅长有关技术的人能实行该项发明的方式,披露该项发明;
  • 该说明书提供超逾两项独立的权利要求;
  • 该说明书所载的权利要求界定寻求或给予保护的事项、是清楚而简明的、由该说明书内的有关说明佐证,以及是关乎单一项发明构思的;
  • 该项专利的说明书所披露的事项,超越所提交的该项专利申请所披露的事项;
  • 如受审查的短期专利源自一项分开申请,或一项根据法院命令提出的代替申请,则该项受审查专利的说明书所披露的事项,超越所提交的较早的(原有)专利申请所披露的事项;
  • 对该说明书作出的修订,没有扩大该项专利所赋予的保护范围;
  • 该项专利并非就同一发明人的同一发明而获批予,且有相同的提交日期或优先权日期的两项专利的其中一项;
  • 如专利所有人声称具有优先权,而处长发现任何在所声称的优先权日期至专利申请的提交日期期间提交或发表的先有技术,受审查短期专利所有人有权享有优先权利。
7.如果处长被请求对我的短期专利进行实质审查,处长会如何处理?回应处长发出的审查通知的时限为何?

如处长认为你的短期专利连同任何请求的修订不符合任何审查规定,处长会发出审查通知,列明处长的意见及其原因。

你可以书面方式提交以下文件来回应处长在审查通知中的意见:

  • 证明你的专利符合审查通知中所识别的有关审查规定的书面申述;及/或
  • 提交表格第 OP7 号请求修订你的专利的说明书,使你的专利能符合审查通知所识别的有关审查规定。

书面回应审查通知的时限为审查通知的日期后的2个月(可提交表格第 SP3 号及缴付延展费以请求延展1个月一次)。

如你没有及时提交对审查通知的书面回应,你的专利会被暂定撤销。

8.我及时提交了对审查通知的书面回应后,处长还会发出进一步审查文件吗?回应该进一步审查文件的时限为何?

如处长在考虑了你对审查通知的书面回应后,认为你的书面回应所涵盖的事宜之中存在需要阐述、修改或厘清的事宜,则处长会向你发出进一步审查通知,列明该等事宜。

你可以书面方式提交以下文件来回应处长在进一步审查通知中的意见:

  • 证明你的专利符合进一步审查通知中所识别的有关审查规定的书面申述;及/或
  • 透过提交表格第 OP7 号请求修订你的专利的说明书,使你的专利能符合进一步审查通知中所识别的有关审查规定。

你提交对进一步审查通知的书面回应的时限为该通知的日期后的2个月(可提交表格第 SP3 号并缴付延展费以请求延展1个月一次)。

如你没有及时提交对进一步审查通知的书面回应,你的专利会被暂定撤销。

9.某项短期专利经过实质审查后,可能得出哪些结果?

处长对某项短期专利进行实质审查后,会:

  1. (如处长信纳该项专利符合审查规定)发出实质审查证明书;或
  2. 撤销该项专利。
10.当处长在对我的短期专利进行批予后实质审查时,处长会发出多少份进一步审查通知?

虽然处长获赋权发出多份进一步审查通知,以给予你充分机会阐述、修改或厘清你就审查通知或进一步审查通知的回应所涵盖的任何事宜,惟进一步审查通知的数目须视乎不同个案而定。例如,若处长在考虑了你对审查通知的书面回应及你对进一步审查通知(如有)的书面回应后,认为你的短期专利不符合有关审查规定,并且认为你通过对任何事宜进行阐述、修改或厘清也没有合理机会克服相关的审查文件中提出的反对,则处长会发出暂定撤销通知。

11.如我不同意处长对我的短期专利作出的暂定撤销决定,我应如何做?

你可向处长提出覆核处长的暂定撤销决定的请求(表格第 OP3 号),同时缴付官方费用。你的覆核请求可包括以下文件:

  • 证明你的专利符合暂定撤销通知中所识别的有关审查规定的书面申述;及/或
  • 透过提交表格第 OP7 号请求修订你的专利的说明书,使你的专利能符合暂定撤销通知中所识别的有关审查规定。

提交覆核请求的时限为处长发出的暂定撤销通知的日期后的2个月(可提交表格第 SP3 号并缴付延展费以请求延展1个月一次)。

如你没有及时提交覆核处长的暂定撤销决定的请求并缴付有关费用,处长会发出最终撤销通知。

12.我提交了覆核处长发出的暂定撤销通知的请求后,处长会向我发出审查文件吗?回应该审查文件的时限为何?

如处长在考虑了你的覆核请求后,认为你的短期专利仍未能符合暂定撤销通知中所识别的任何审查规定,处长会向你发出覆核意见,列明其意见及原因。根据个别情况,处长也可给予你请求聆讯的机会。

为回应覆核意见,你可提交以下文件:

  • 证明你的专利符合覆核意见中所识别的有关审查规定的书面申述;及/或
  • 透过表格第 OP7 号请求修订你的专利的说明书,使你的专利能符合覆核意见中所识别的有关审查规定;

如处长在覆核意见中给予你请求聆讯的机会,你可以提交表格第 OP6 号以请求聆讯,同时缴付官方费用,作为以上述方式提交你对覆核意见的回应的附加的或以外的选择。

对处长发出的覆核意见提交书面回应或请求聆讯(如适用)的时限为覆核意见的日期后的2个月(可提交表格第 SP3 号并缴付延展费以请求延展1个月一次)。你可于首段限期届满前,就提交聆讯请求申请延展时限,但就覆核意见提交书面回应的延展时限请求则可在首段限期届满后的1个月内提交。

如你没有及时回应覆核意见并缴付适当的官方费用(如有的话),处长会发出最终撤销通知。

13.我及时回应了覆核意见后,处长会向我发出进一步审查文件吗?回应该进一步审查文件的时限为何?

如处长在考虑了你的覆核请求、你对覆核意见的书面回应、以及根据你的请求举行聆讯(如有)后,认为你的书面回应及/或聆讯(如有)所涵盖的任何事宜需要阐述、修改或厘清,则处长会向你发出进一步覆核意见,列明该事宜。根据个别情况,处长也可给予你请求聆讯的机会。

你可以提交以下文件来回应进一步覆核意见:

  • 证明你的专利符合进一步覆核意见中所识别的有关审查规定的书面申述;及/或
  • 透过提交表格第 OP7 号请求修订你的专利的说明书,使你的专利能符合进一步覆核意见中所识别的有关审查规定;

如处长已在进一步覆核意见中给予你请求聆讯的机会,你可以提交表格第 OP6 号以请求聆讯,同时缴付官方费用作为以上述方式提交你对进一步覆核意见的回应的附加的或以外的选择。

提交对处长发出的进一步覆核意见的书面回应或请求聆讯(如适用)的时限为进一步覆核意见的日期后的2个月(可提交表格第 SP3 号并缴付延展费以请求延展1个月一次)。你可于首段限期届满前,就提交聆讯请求申请延展时限,但就进一步覆核意见提交书面回应的延展时限请求则可于在首段限期届满后的1个月内提交。

如你没有及时回应进一步覆核意见并缴付适当的官方费用(如有),处长会发出最终撤销通知。

14.处长在对我的短期专利进行批予后实质审查时,会发出多少份进一步覆核意见?

虽然处长获赋权发出多份进一步覆核意见,以给予你充分机会阐述、修改或厘清你就覆核意见/进一步覆核意见的回应或在你所请求的聆讯中(如有)所涵盖的任何事宜,惟进一步覆核意见的数目须视乎不同个案而定。例如,若处长在考虑了你覆核请求、你对覆核意见的书面回应及你对进一步覆核意见(如有)的书面回应并且已根据你的请求举行聆讯(如有)后,认为你的短期专利不符合有关审查规定,并且认为你通过对任何事宜进行阐述、修改或厘清也没有合理机会克服相关的反对,则处长会发出最终撤销通知。

15.在我的短期专利的批予后实质审查的任何阶段,如我对处长发出的审查文件的回应已克服了该等审查文件中提出的问题,处长会如何处理?

如处长认为你对有关审查文件的回应已克服了该等审查文件中提出的反对,则处长会继续对你的专利进行实质审查,以确保你的专利符合所有审查规定。

如处长认为你的专利不符合任何其他审查规定,处长会发出另一份审查通知,列明处长的意见及理据,并给予你时间以回应该审查文件所提出的反对。

另一方面,如处长最终认为你的短期专利(连同任何已容许修订)已符合所有审查规定,则处长会就你的专利发出实质审查证明书。

16.如我不同意处长对我的短期专利作出的最终撤销决定,我该如何做?

你可以针对处长对你的短期专利作出的最终撤销决定向原讼法庭提出上诉。

17.在我的短期专利的实质审查过程中,如我错过了回应审查文件(例如,提交对审查通知或进一步审查通知的书面回应、覆核请求、对覆核意见或进一步覆核意见的书面回应)的期限,应该怎么办?

你仍可在原本的期限届满后的1 个月内,透过提交表格第 SP3 号并缴付延展费以请求延展时限1 个月。

18.在对某项短期专利进行实质审查期间,处长会如何处理因应审查文件而就专利说明书提出的修订请求?第三方可否就任何可容许修订提出反对?如可,应如何提出及何时提出?

处长如在顾及所有审查规定及短期专利所有人因应处长提出的任何反对而提交的回应后,接受该项专利的说明书的全部或部分所请求的修订作为可容许的修订,则必须发表该项可容许修订,并就该项发表一事在官方公报刊登公告。

任何人拟反对该项由处长发表的可容许修订,必须在处长就此事刊登公告当日之后1个月内(可缴付官方费用以延展时限1个月),以表格第 P2 号向处长提交反对通知,并缴付官方费用。反对通知须附同陈述书,详尽列出反对人所依赖的事实及所寻求的济助。

短期专利获批予后之实质审查的重要时限

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有关短期专利授权后的实质审查,有什么重要时限需要留意?

以下为有关短期专利实质审查的审查文件的若干关键时限:

须完成的行动 时限 是否可延展? 提交延展时限请求的时间(仅适用于可延展的时限) 规则条文编号
就审查通知提交回应 在该通知的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满后的1个月内 81E(1)、100AAB、附表4第3部
就进一步审查通知提交回应 在该通知的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满后的1个月内 81G(1)、100AAB、附表4第3部
提交覆核请求以回应暂定撤销通知 在该通知的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满后的1个月内 81I(1)、100AAB、附表4第3部
就覆核意见提交回应 在该意见的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满后的1个月内 81K(1)、100AAB、附表4第3部
就回应覆核意见提交聆讯请求(如适用) 在该意见的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满前 81K(2)、82(2)(c)、100AAB、附表4第2部
就进一步覆核意见提交回应 在该意见的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满后的1个月内 81M(1)、100AAB、附表4第3部
就回应进一步覆核意见提交聆讯请求(如适用) 在该意见的日期后的2个月 是(仅1个月) 在首段限期届满前 81M(2)、82(2)(d)、100AAB、附表4第2部

与短期专利有关的其他事宜

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1.任何人都可就获批予的短期专利的发明的可享专利性提出论述从而挑战其有效性吗?

在短期专利申请获批予和发表后的任何时间,任何人都可向处长提交书面通知,列明:

  1. 其对有关发明的可享专利性的论述;及
  2. 上述论述所根据的理由。

但是,在下述任何情况下,处长将不会考虑其对短期专利提交的论述:

  • 该项专利获批予后的实质审查(如有)已完成;
  • 该项专利已届满;或
  • 该项专利在有关其有效性的法律程序中已获法院裁断为全部有效。

在收到有关对短期专利的论述的通知后,处长会在切实可行的范围内,尽快将该通知的副本送交有关专利的所有人。

只是提交载有对短期专利的论述的通知并不构成对专利有效性的挑战。事实上,任何人不会仅因就一项短期专利的可享专利性提出论述,而成为就该项专利提起的任何法律程序中的一方。当处长被要求对专利进行获批予后的实质审查以确定专利有效性时,处长才会考虑有关通知。

2.我可否在获得处长发出的实质审查证明书后,修订我的短期专利的说明书?第三方可否就对我的专利的说明书作出的可容许修订提出反对?如可,应如何提出及何时提出?

可以。修订短期专利说明书的申请须向处长或原讼法庭提出。有关程序与原授标准专利的说明书寻求修订的程序基本相同。